動態(tài)與觀點
【案號】
(2018)粵03民初335號
【裁判要旨】
發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)必要專利國際平行訴訟時，如一方當(dāng)事人申請執(zhí)行域外判決，將給我國案件的審判造成妨礙，從而使案件的審判失去意義，可以根據(jù)另一方當(dāng)事人的申請，并在考量行為保全成立條件及國際禮讓的基礎(chǔ)上，責(zé)令一方當(dāng)事人在一定期間內(nèi)不得申請執(zhí)行域外判決。
【案情簡介】
康文森（盧森堡）是一家專利運營公司，其從諾基亞購買了部分標(biāo)準(zhǔn)必要專利?？滴纳c中興進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判，因無法達(dá)成許可協(xié)議產(chǎn)生糾紛。2018年1月17日，中興將康文森起訴至深圳中院，請求裁決康文森許可給中興的標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費率。
為對抗中興，康文森于2018年4月20日向德國杜塞爾多夫法院針對中興及其德國關(guān)聯(lián)公司提起侵犯標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令救濟(jì)之訴，涉案專利號為EP1797659歐洲專利。
2020年8月27日，杜塞爾多夫法院作出一審判決，認(rèn)定中興及其德國關(guān)聯(lián)公司侵犯了康文森的EP1797659號歐洲專利，判決支持康文森的禁令訴請。該判決可以在提供70萬歐元后獲得臨時執(zhí)行。該判決認(rèn)定，康文森向中興提出的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費率（包括中國許可費率）要約未違反公平、合理、無歧視（FRAND）原則。
康文森與華為同期也發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛。華為于2018年1月25日將康文森起訴至南京知識產(chǎn)權(quán)法庭，請求裁決康文森許可給華為的標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費率。2019年9月16日南京知識產(chǎn)權(quán)法庭對華為的訴訟請求作出一審判決。而康文森給中興的中國許可費率報價，與南京知識產(chǎn)權(quán)法庭裁決的康文森給華為的中國許可費率相比，高出了十幾倍。
康文森的EP179659歐洲專利系ZL200580038621.8號中國專利的同族專利。2018年8月8日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出無效宣告請求審查決定，宣告ZL200580038621.8號中國專利全部無效?？滴纳环?，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
中興于2020年8月28日向深圳中院提出行為保全申請，請求法院責(zé)令康文森在本案終審判決作出之前不得申請執(zhí)行杜塞爾多夫法院的停止侵權(quán)判決。中興提供600萬元人民幣保函作為擔(dān)保。
2020年9月29日，深圳市中級人民法院作出裁定，支持中興提出的行為保全申請，責(zé)令康文森不得在本案作出終審判決前，申請執(zhí)行德國杜塞爾多夫法院于2020年8月27日作出的一審?fù)Ｖ骨謾?quán)判決。如違反本裁定，自違反之日起，處每日罰款人民幣60萬元，按日累計。
【法官評析】
當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與實施人經(jīng)過談判無法達(dá)成許可協(xié)議時，雙方有可能在多個國家提起訴訟，從而產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)必要專利國際平行訴訟問題，而本案正是在這種背景下產(chǎn)生的禁執(zhí)令問題，值得研討。
一、標(biāo)準(zhǔn)必要專利國際平行訴訟經(jīng)常引發(fā)禁訴令問題
禁訴令制度起源于英美法系國家，其是指一國法院根據(jù)案件一方當(dāng)事人的申請，針對案件另一方當(dāng)事人頒發(fā)命令，責(zé)令另一方當(dāng)事人撤回在他國法院就相同或類似糾紛提起的訴訟，或者在一定期間內(nèi)不得申請執(zhí)行他國法院就相同或類似糾紛作出的具有可執(zhí)行效力的判決。廣義的禁訴令通常包括狹義禁訴令、禁執(zhí)令和反禁訴令三種。狹義禁訴令是指責(zé)令當(dāng)事人撤回在他國法院提起的訴訟。禁執(zhí)令是指責(zé)令當(dāng)事人在一定期間內(nèi)不得申請執(zhí)行他國法院已經(jīng)作出的具有可執(zhí)行效力的判決。反禁訴令是指責(zé)令當(dāng)事人撤回在其他國家法院提出的禁訴令申請，或者不得申請執(zhí)行他國法院已經(jīng)作出的禁訴令裁決。禁訴令和禁執(zhí)令具有攻擊性，而反禁訴令具有防御性。
無線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)具有國際性，而專利權(quán)具有鮮明的地域性，二者結(jié)合所產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)必要專利具有國際同族性和地域性屬性。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人和實施人經(jīng)過談判無法達(dá)成許可協(xié)議時，為了解決雙方之間的糾紛，雙方均有可能選擇在自己熟悉的法域提起訴訟，從而就相同或?qū)嵸|(zhì)類似的糾紛在不同國家法院提起訴訟，在這種情況下標(biāo)準(zhǔn)必要專利國際平行訴訟問題由此產(chǎn)生。
標(biāo)準(zhǔn)必要專利國際平行訴訟經(jīng)常引發(fā)禁訴令問題，究其原因在于，無論是標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人提起的訴訟，還是標(biāo)準(zhǔn)必要專利實施人提起的訴訟，均是將訴訟作為手段，意圖通過訴訟將雙方引導(dǎo)到FRAND談判軌道上來，以促成雙方盡快達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可協(xié)議。在發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)必要專利國際平行訴訟時，當(dāng)一方當(dāng)事人認(rèn)為另一方當(dāng)事人在他國法院提起的訴訟，會嚴(yán)重干擾其在本國法院提起的訴訟，從而導(dǎo)致其在本國法院提起的訴訟變得失去意義時，其通常會向本國法院針對對方當(dāng)事人提出禁訴令申請。如此一來，標(biāo)準(zhǔn)必要專利國際平行訴訟經(jīng)常產(chǎn)生禁訴令問題。
二、中興與康文森互訴產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)必要專利國際平行訴訟
本案中興與康文森展開標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判，雙方因無法達(dá)成許可協(xié)議而引發(fā)糾紛。中興先在深圳中院提起訴訟，請求法院裁決康文森許可給中興中國標(biāo)準(zhǔn)必要專利包的許可費率。而康文森隨后向德國杜塞爾多夫法院提起標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令救濟(jì)之訴，請求法院認(rèn)定康文森在許可談判中符合FRAND原則，而中興未遵循FRAND原則，請求法院給中興頒發(fā)禁令。雙方在不同國家互訴，引發(fā)標(biāo)準(zhǔn)必要專利國際平行訴訟。
中興認(rèn)為，康文森在杜塞爾多夫法院起訴的EP179659歐洲專利與中國的ZL200580038621.8號專利系同族專利，而中國的ZL200580038621.8號專利已被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效。同時，杜塞爾多夫法院認(rèn)定康文森給中興的報價符合FRAND原則，而該報價比具有可比性的南京知識產(chǎn)權(quán)法院判決康文森給華為的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費率高出十幾倍。一旦康文森申請執(zhí)行杜塞爾多夫法院的一審判決，將導(dǎo)致中興要么被迫接受康文森提出的高于FRAND許可費率十?dāng)?shù)倍的要價，要么拒絕康文森的高額報價而被迫退出德國市場，因此向深圳中院申請行為保全。
三、標(biāo)準(zhǔn)必要專利國際平行訴訟禁執(zhí)令頒發(fā)的條件
深圳中院通過行為保全制度對康文森頒發(fā)了禁執(zhí)令，主要考慮了以下幾個條件：
關(guān)于申請執(zhí)行域外法院判決對本案的影響。杜塞爾多夫法院與深圳中院審理案件的當(dāng)事人基本相同。杜塞爾多夫法院審理康文森禁令救濟(jì)的訴請，須審理康文森、中興的報價是否符合公平、合理、無歧視原則，而深圳中院審理本案須裁決康文森給中興的中國許可費率。兩案審理的內(nèi)容部分重合。一旦康文森申請執(zhí)行杜塞爾多夫法院停止侵權(quán)的判決，將很有可能阻礙本案的審理及裁判的執(zhí)行，從而導(dǎo)致本案的審理和判決失去意義。
關(guān)于采取行為保全措施是否確屬必要。一旦康文森申請執(zhí)行杜塞爾多夫法院的判決，中興要么拒絕康文森高額報價而被迫退出德國市場，要么被迫接受康文森高額報價與之達(dá)成和解。無論哪種情形，都將使中興遭受難以彌補(bǔ)的損害，本案采取行為保全措施確屬必要且情況緊急。
關(guān)于行為保全對申請人和被申請人利益影響的考量。一旦康文森申請執(zhí)行杜塞爾多夫法院的判決，深圳中院不采取行為保全，則中興將可能遭受前述兩種之一的難以彌補(bǔ)的損害。而深圳中院采取行為保全，則康文森的損害僅是暫緩執(zhí)行杜塞爾多夫法院的一審判決。兩者相比較，深圳中院采取行為保全措施具有合理性。同時，中興提供了財產(chǎn)擔(dān)保，可保障康文森的利益。
關(guān)于采取行為保全措施是否會損害公共利益。本案及德國訴訟主要涉及中興和康文森的利益，不會影響公共利益。
國際禮讓因素的考量。本案采取行為保全措施，僅是暫緩域外法院判決的執(zhí)行，對其審理和裁判的影響尚在適度范圍之內(nèi)。
綜合考量以上因素，深圳中院支持了中興提出的行為保全申請，責(zé)令康文森在本案作出終審判決前，不得申請執(zhí)行德國杜塞爾多夫法院作出的停止侵權(quán)判決。
