動態(tài)與觀點
- 引 言 -
商標(biāo)被無效宣告申請，是許多企業(yè)都會遇到的問題。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局2022年發(fā)布的《商標(biāo)審查審理業(yè)務(wù)篇》，2200多名一線審查員全年共完成商標(biāo)審查審理超1400萬件，完成異議審查17.01萬件，累計審理簽發(fā)各類評審案件38.28萬件?？梢?，商標(biāo)爭議案件數(shù)量之大。
根據(jù)《商標(biāo)法》第四十七條，依照本法第四十四條、第四十五條的規(guī)定宣告無效的注冊商標(biāo)，由商標(biāo)局予以公告，該注冊商標(biāo)專用權(quán)視為自始即不存在。即，商標(biāo)無效視為自始無效。
商標(biāo)被最終無效后，自然不能繼續(xù)使用，但商標(biāo)無效前的使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)呢？企業(yè)又該如何盡量避免侵權(quán)認(rèn)定及承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的風(fēng)險呢？
- 探 討 -
一、商標(biāo)無效宣告前是否構(gòu)成侵權(quán)及責(zé)任的承擔(dān)
法律依據(jù)
對于該問題，目前商標(biāo)法并沒有明確的規(guī)定。
《商標(biāo)法》第四十七條第二款規(guī)定，宣告注冊商標(biāo)無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書和工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標(biāo)注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償。
該規(guī)定并未明確宣告注冊商標(biāo)無效的決定或裁定，對宣告無效前商標(biāo)注冊人自身使用商標(biāo)的行為是否具有追溯力，即在先的注冊商標(biāo)權(quán)人是否可以據(jù)此主張在后注冊商標(biāo)無效前的使用行為構(gòu)成侵權(quán)。
在先判例參考
主流觀點：以惡意與否判斷商標(biāo)無效宣告前使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)以及是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
參考上海知識產(chǎn)權(quán)法院[1]、福建省高級人民法院[2]、浙江省杭州市中級人民法院[3]在先判決，各地法院均認(rèn)為宣告無效前的使用行為是否具有溯及力，取決于注冊商標(biāo)權(quán)利人申請或使用商標(biāo)是否具有惡意。
即注冊商標(biāo)被撤銷或宣告無效的，對于撤銷或無效之前的商標(biāo)注冊權(quán)人的使用行為原則上沒有溯及力，但因商標(biāo)注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定侵權(quán)并給予賠償。
惡意判斷標(biāo)準(zhǔn)有兩種。
一種為，根據(jù)在案證據(jù)，推定存在惡意（標(biāo)準(zhǔn)較低）。通常需考慮：兩主體注冊地址的遠近、訴爭商標(biāo)創(chuàng)意來源、在先權(quán)利知名度情況等綜合判斷。
另一種，要求主觀上存在明知的惡意（標(biāo)準(zhǔn)較高），即同時要滿足已知權(quán)利商標(biāo)和知曉使用行為很有可能構(gòu)成侵權(quán)而仍然進行使用兩個要求。無論是上述哪一種，都要求在案證據(jù)能夠表明訴爭商標(biāo)注冊人有注冊的主觀惡意。
筆者認(rèn)為以惡意與否作為是否構(gòu)成侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)比較合理。
首先，該觀點與《民法典》侵權(quán)責(zé)任編第一千一百六十五條“行為人因過錯侵害他人民事權(quán)益造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任?！眱?nèi)容相一致。對于一般民事侵權(quán)案件，以過錯責(zé)任為原則，而上述標(biāo)準(zhǔn)中的惡意，與侵權(quán)的過錯原則相對應(yīng)。
其次，該三地法院強調(diào)尊重保護國家知識產(chǎn)權(quán)局的公信力及商標(biāo)注冊人的信賴?yán)妗Ｋ綑?quán)并非絕對，在特定情形下，對私權(quán)的保護需要為公信力的維護等其他社會利益留有空間。
如果在商標(biāo)被無效宣告后，對此之前的使用行為不加區(qū)分地作侵權(quán)認(rèn)定并判令賠償，無疑有損于商標(biāo)注冊的公信力。國家知識產(chǎn)權(quán)局每年都要處理大量的爭議案件，普通企業(yè)主沒有判斷商標(biāo)近似的專業(yè)知識，對應(yīng)他們來說，國知局的認(rèn)定就是標(biāo)準(zhǔn)、就是依據(jù)。
國知局頒發(fā)商標(biāo)注冊證書準(zhǔn)予注冊的、決定或裁定準(zhǔn)予注冊和維持商標(biāo)注冊的，基于信賴?yán)姹Ｗo的角度，不應(yīng)將無惡意、無過錯的注冊商標(biāo)使用行為認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為，更不應(yīng)判決其承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。否則基于注冊商標(biāo)而進行的各種市場活動將缺乏穩(wěn)定性和可預(yù)期性，不利于市場主體的交易安全。
當(dāng)然，如果商標(biāo)注冊人在申請商標(biāo)注冊時或者使用注冊商標(biāo)時，主觀上存在惡意，即明知其申請注冊或使用的商標(biāo)侵害他人在先權(quán)利，那么商標(biāo)注冊人值得保護的信賴?yán)姹悴粡?fù)存在。不論注冊商標(biāo)是否被撤銷或者宣告無效，在先的權(quán)利人均可以主張在后的商標(biāo)使用行為構(gòu)成侵權(quán)。
二、商標(biāo)被提無效申請，企業(yè)該如何應(yīng)對
企業(yè)注冊商標(biāo)被提起無效宣告申請后，從避免侵權(quán)的角度，需在無效宣告裁定作出前盡快處理注冊商標(biāo)產(chǎn)品。
即使訴爭商標(biāo)在國知局階段維持注冊，亦不建議大規(guī)模使用該商標(biāo)，進入訴訟階段后商標(biāo)仍有被無效宣告的可能。待無效案件終審結(jié)束維持商標(biāo)注冊后，再大規(guī)模進行注冊商標(biāo)的投入使用。
雖然，被訴標(biāo)識使用行為是否構(gòu)成對權(quán)利商標(biāo)的侵害，應(yīng)當(dāng)以被訴標(biāo)識注冊商標(biāo)被撤銷為時間點進行區(qū)分判斷。但明知商標(biāo)存在侵權(quán)的風(fēng)險仍大規(guī)模使用的行為，可以一定程度上體現(xiàn)惡意，不是明智之舉。
2021年，商標(biāo)申請為9192675件，注冊為7545358件，即超過160萬枚商標(biāo)發(fā)生了駁回，并最終無效。
企業(yè)若選擇固有詞匯作為品牌布局，則建議在申請、使用前做好商標(biāo)近似檢索，避免與同行業(yè)、同地域在先品牌相近似。
品牌的培養(yǎng)需要長期的投入，發(fā)展一個成功的品牌每年投入的人力、物力、財力成本巨大，若因與在先品牌存在創(chuàng)意撞車而被無效，那就是“賠本賺吆喝”，來去一場空。從避免駁回，以及避免注冊后被無效的風(fēng)險，選擇臆造詞作為品牌名稱對企業(yè)來說也是一個不錯的選擇。
[1] （2017）滬73民終299號：南京億華藥業(yè)有限公司與無錫濟民可信山禾藥業(yè)股份有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審民事判決書。
[2] (2017)閩民終17號：章新典與福建閩和鋁業(yè)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審民事判決書。
[3] (2019)浙01民初958號：義烏市科美家用電器有限公司與義烏市正大電器商行、蔡正浩、曹卓威、董益軍、呂央芬、義烏市格美家用電器有限公司、義烏市伽瑪電器商行、浙江義烏購電子商務(wù)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審民事判決書。
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