動(dòng)態(tài)與觀點(diǎn)
- 前言 -
近年來，國家在各個(gè)層面都大力提倡、鼓勵(lì)技術(shù)自主創(chuàng)新和專利維權(quán)。越來越多的企業(yè)也意識到知識產(chǎn)權(quán)的重要性。隨著專利侵權(quán)訴訟案件頻發(fā)，侵權(quán)訴訟的賠償額也越來越高：幾百萬、幾千萬或者上億元。高額賠償不僅影響企業(yè)的聲譽(yù)，甚至?xí)绊懼行∑髽I(yè)的生存。
因此，對于企業(yè)來說，在提高自主創(chuàng)新的同時(shí)，也要做好專利侵權(quán)訴訟的策略，在專利侵權(quán)訴訟來臨時(shí)“打有準(zhǔn)備之仗”。
在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中，侵權(quán)抗辯非常重要，在制定侵權(quán)抗辯策略時(shí)，被告可以靈活使用不同的抗辯事由。目前，常用的抗辯策略為：第一、現(xiàn)有技術(shù)抗辯；第二、先用權(quán)抗辯；第三、合法來源抗辯；第四、不侵權(quán)抗辯；第五、權(quán)利用盡抗辯。
在具體案例中，被告可以主張一種或多種抗辯方式。其中，不侵權(quán)抗辯和權(quán)利用盡抗辯在案件處理過程中比較常見，筆者在此就不詳細(xì)展開。就現(xiàn)有技術(shù)抗辯、先用權(quán)抗辯、合法來源抗辯這幾種不同的抗辯方式，筆者采用結(jié)合案例的方式進(jìn)行說明。
- 探討 -
一、現(xiàn)有技術(shù)抗辯/現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯
在專利侵權(quán)糾紛中，若被告有證據(jù)證明被控方案屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，則不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。
首先，現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯所采用的證據(jù)必須要符合相關(guān)規(guī)定，這是抗辯的前提。如案號為（2020）粵民終9號的佛山市順德區(qū)貝爾萊德電器有限公司、佛山市順德區(qū)盛熙電器制造有限公司侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件中，被告主張現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯，提交的比對設(shè)計(jì)的專利授權(quán)公告日是2013年，而本案專利的申請日是2009年，也就是說，該比對設(shè)計(jì)并不是本案專利的現(xiàn)有設(shè)計(jì)，因此，一審法院對被告的現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯不予采納。也就是說，被告的現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯沒有得到法院的支持。
還需要重點(diǎn)說明的是，根據(jù)2010年1月1日起施行《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條第一款的規(guī)定，認(rèn)定被告實(shí)施的技術(shù)是否屬于現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將“被控侵權(quán)技術(shù)特征”與“一項(xiàng)完整的技術(shù)方案”相比較，“而不是”從“多個(gè)技術(shù)方案中”抽離出個(gè)別技術(shù)特征 “相疊加”后、再將“拼湊”的技術(shù)方案與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征相比較。也就是說，被告主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯采用的現(xiàn)有技術(shù)是“一份”，而不能是“多份現(xiàn)有技術(shù)”的組合。
例如，被告可以采用證據(jù)1來主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯，但是不能采用證據(jù)1+證據(jù)2的組合來主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯。
又如，案號為（2019）浙02知民初46號的浙江富地機(jī)械有限公司與徐初衛(wèi)、葉素菊侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛的一審案件中，被告主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯時(shí)采用的是一份證據(jù)加其它專利證據(jù)進(jìn)行比對，最后法院認(rèn)定，在該案件中，單份現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品實(shí)施的是現(xiàn)有技術(shù)，因此，被告的現(xiàn)有技術(shù)抗辯主張沒有得到法院的支持。
案號為（2019）最高法知民終791號的佛山市南海區(qū)康垣五金制品廠、王新軍侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案件中，被告將其摘錄的上述三個(gè)專利文獻(xiàn)中的個(gè)別技術(shù)特征“兩兩疊加”與被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案進(jìn)行比對來主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯，也不符合法律和司法解釋的規(guī)定，最終也沒有得到法院的支持。
二、先用權(quán)抗辯
專利法中規(guī)定，如下情況不視為侵權(quán)：
（1）在申請日前“已經(jīng)制造”相同產(chǎn)品，或者使用相同方法，或者已經(jīng)作好制造、使用的“必要準(zhǔn)備”；
（2）僅在“原有范圍”內(nèi)繼續(xù)制造、使用。
對于前面所說的“已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備”，司法解釋中認(rèn)為對于如下情形屬于“已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備”：
（1）已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的“主要技術(shù)圖紙”或者“工藝文件”；
（2）已經(jīng)制造或者購買實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的“主要設(shè)備”或者“原材料”。
根據(jù)上述法條可以看出，“先用權(quán)抗辯”是指，若被告能夠舉證證明其在原告“專利申請日（或者優(yōu)先權(quán)日）之前”已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法，或者已經(jīng)作好制造產(chǎn)品、使用方法的“必要準(zhǔn)備”，并且在“原有范圍內(nèi)”繼續(xù)制造、使用的，則不視為侵犯專利權(quán)。
如（2018）蘇民終1186號上海耐上炯五金模具廠與海門市恒遠(yuǎn)電動(dòng)工具廠、海門市華翼能電動(dòng)工具有限公司侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件中， 法院認(rèn)為被告主張的先用權(quán)成立。首先，案外人與被告2于2015年11月20日簽訂了開模合同；其次，案外人于2015年12月18日通過微信向被告1發(fā)送的模型圖，其外觀與被控產(chǎn)品（機(jī)芯）外觀相同；再次，案外人電腦內(nèi)的設(shè)計(jì)圖與其通過微信發(fā)給被告1的模型圖一致；最后，案外人還出庭作證。據(jù)此，法院認(rèn)為被告的先用權(quán)抗辯不成立的上訴主張不予支持。
（2019）蘇05知初580號艾愛克奧若口照明企業(yè)有限公司與新北區(qū)春江鑫爵車輛部件廠侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛一審案件中，被告主張先用權(quán)抗辯中，提供了證據(jù)及證人，但是，雖然證人陳述被控侵權(quán)產(chǎn)品于2017年9月中旬定型，即2017年10月9日前已經(jīng)定型，定型之后就進(jìn)行了開模，但該陳述并沒有其他證據(jù)及相應(yīng)設(shè)計(jì)圖紙、樣品照片等予以印證，因此，法院認(rèn)為根據(jù)目前的證據(jù)及證人的陳述無法得出在涉案專利優(yōu)先權(quán)之日之前，即2017年10月9日前，被告已作好制造被控侵權(quán)產(chǎn)品的“必要準(zhǔn)備”，因此，故其主張的先用權(quán)抗辯依據(jù)不足，法院不予支持。
三、合法來源抗辯
專利法中規(guī)定了被控侵權(quán)人不賠償?shù)那闆r，被控侵權(quán)人主張合法來源抗辯成立至少需要滿足兩個(gè)條件：一是被控侵權(quán)人“不知道”其使用、或者“不知道”其許諾銷售、或者“不知道”其銷售的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品；二是被控侵權(quán)人還要能夠能證明該產(chǎn)品的“合法來源”。前面所說的“不知道”一般指“不明確”知道或者“不應(yīng)當(dāng)”知道。
如，（2019）京民終63號泊頭市同力環(huán)保熱力設(shè)備有限公司等與朱大同侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案中，被告未提交任何的諸如發(fā)票、交易款項(xiàng)的支付等證據(jù)予以證明；其次，被告對原告生產(chǎn)制造的被控侵權(quán)產(chǎn)品具有一定的注意義務(wù)，但是并沒有盡到注意義務(wù)。因此，被告主張其銷售的被控侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源而免除賠償責(zé)任的主張，法院不予支持。
- 結(jié)語 -
目前，我國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的政策與法律一直在探索中不斷完善，使知識產(chǎn)權(quán)為"大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新"提供了有力支撐，也促進(jìn)各行各業(yè)市場健康發(fā)展。因此，掌握好專利侵權(quán)訴訟的抗辯策略顯得極為重要。希望這篇文章能夠幫助企業(yè)打好“訴訟之仗”。
